La décision de la Cour Suprême dans le contentieux opposant l'Université de Stanford au groupe Roche était très attendue par les professionnels du transfert de technologie comme des universités. Deux raisons à cette situation : la décision a un impact fort non seulement sur l'activité de valorisation de la recherche universitaire aux Etats-Unis mais aussi sur les fondements de la loi Bayh-Dole (par filiation sur la loi Stevenson-Wydler) qui a contribué depuis plus de 20 ans au développement des transferts de technologie des universités vers l'industrie.
L'intervention du président Obama, il y a 6 mois de cela, appelant à la Cour Suprême à statuer rapidement sur cette affaire y est peut-être pour quelque chose dans la célérité de la Cour à rendre sa décision. L'affaire, qui remonte à 2005, repose sur la superposition de deux accords : le premier, signé en 1988, implique le Dr Holodniy et l'Université de Stanford via un CPA ou "Copyright and patent Agreement". Le second associe le même à l'entreprise de biotechnologie Cetus via un VCA "Visitor's Confidentiality Agreement". Dans l'accord signé avec Stanford, le Dr Holodniy promettait d'attribuer ses futurs résultats de recherche à l'Université. Tandis que dans son accord avec l'entreprise Cetus (racheté par Roche), ce dernier acceptait de concéder ses travaux de recherche à l'entreprise.
Quel contrat invalide l'autre ? Qui possède les droits sur cet outil de diagnostic et de mesure du taux de VIH dans le sang, kit commercialisé par "Roche Molecular Systems" en 1991 ?
La Cour Suprême vient donc de rendre un avis. Il vient confirmer la décision de justice de la CAFC ("Court of Appeal of the Federal Circuit") rendue en 2009. A cette époque, la CAFC avait en effet déjà tranché la question de la propriété du brevet, à savoir l'inventeur. La décision de la Cour Suprême du 06 juin 2011 est donc claire et sans appel. Mais va à l'encontre de l'arrêt de première instance du tribunal local ("district court") en 2007 qui statuait que : "Holodniy avait certes concédé ses droits mais, du fait de la loi Bayh-Dole, celui-ci n'avait pas de parts à attribuer".
Pourtant, dans cette affaire, l'Université de Stanford était soutenue par l'Etat fédéral comme Amicus curiae [2] ce qui signifie qu'elle bénéficiait d'un soutien lui permettant de peser davantage dans les débats. Mais le résultat a finalement été contraire aux attentes de l'Université.
Au final, la Cour Suprême estime donc que la loi Bayh-Dole (1980) n'attribue pas automatiquement la propriété de l'invention à l'institution de recherche recevant les fonds fédéraux. L'invention reste la propriété de son inventeur (loi de 1790). La Cour Suprême motive la décision en mettant en avant le fait qu'à aucun (...) "moment il est mentionné dans le texte de loi (NDLR : Bayh-Dole) que les inventeurs sont privés de leur droits et parts sur des inventions financées par le fédéral ou que le titre de propriété est conféré à l'institution de recherche". ...
On le sait, le Bayh-Dole Act est une loi unique en son genre. Mise en application en 1980, elle est venue bouleverser l'activité de valorisation de la recherche en donnant à l'université le droit de détenir des brevets générés par les recherches universitaires financés par les fonds fédéraux. Elle est à l'origine de la création de nombreuses startups issues des universités, d'accords de licences, et d'une source de revenus importante pour certaines universités américaines.
Du coup, cette décision en faveur du groupe Roche provoque des remous dans les communautés universitaires. Les détracteurs de cette décision soulignent que la valorisation qui découle des millions invertis par le gouvernement fédéral dans la recherche peut être mise à mal. D'autres y voient au contraire des répercussions bénéfiques. Ils soutiennent que l'activité de transfert de technologie et de commercialisation est déjà brisée et que cette décision soutient les chercheurs-inventeurs dont il ne faudrait surtout pas réduire à néant la motivation et les idées, sources d'innovation. ...
L'intervention du président Obama, il y a 6 mois de cela, appelant à la Cour Suprême à statuer rapidement sur cette affaire y est peut-être pour quelque chose dans la célérité de la Cour à rendre sa décision. L'affaire, qui remonte à 2005, repose sur la superposition de deux accords : le premier, signé en 1988, implique le Dr Holodniy et l'Université de Stanford via un CPA ou "Copyright and patent Agreement". Le second associe le même à l'entreprise de biotechnologie Cetus via un VCA "Visitor's Confidentiality Agreement". Dans l'accord signé avec Stanford, le Dr Holodniy promettait d'attribuer ses futurs résultats de recherche à l'Université. Tandis que dans son accord avec l'entreprise Cetus (racheté par Roche), ce dernier acceptait de concéder ses travaux de recherche à l'entreprise.
Quel contrat invalide l'autre ? Qui possède les droits sur cet outil de diagnostic et de mesure du taux de VIH dans le sang, kit commercialisé par "Roche Molecular Systems" en 1991 ?
La Cour Suprême vient donc de rendre un avis. Il vient confirmer la décision de justice de la CAFC ("Court of Appeal of the Federal Circuit") rendue en 2009. A cette époque, la CAFC avait en effet déjà tranché la question de la propriété du brevet, à savoir l'inventeur. La décision de la Cour Suprême du 06 juin 2011 est donc claire et sans appel. Mais va à l'encontre de l'arrêt de première instance du tribunal local ("district court") en 2007 qui statuait que : "Holodniy avait certes concédé ses droits mais, du fait de la loi Bayh-Dole, celui-ci n'avait pas de parts à attribuer".
Pourtant, dans cette affaire, l'Université de Stanford était soutenue par l'Etat fédéral comme Amicus curiae [2] ce qui signifie qu'elle bénéficiait d'un soutien lui permettant de peser davantage dans les débats. Mais le résultat a finalement été contraire aux attentes de l'Université.
Au final, la Cour Suprême estime donc que la loi Bayh-Dole (1980) n'attribue pas automatiquement la propriété de l'invention à l'institution de recherche recevant les fonds fédéraux. L'invention reste la propriété de son inventeur (loi de 1790). La Cour Suprême motive la décision en mettant en avant le fait qu'à aucun (...) "moment il est mentionné dans le texte de loi (NDLR : Bayh-Dole) que les inventeurs sont privés de leur droits et parts sur des inventions financées par le fédéral ou que le titre de propriété est conféré à l'institution de recherche". ...
On le sait, le Bayh-Dole Act est une loi unique en son genre. Mise en application en 1980, elle est venue bouleverser l'activité de valorisation de la recherche en donnant à l'université le droit de détenir des brevets générés par les recherches universitaires financés par les fonds fédéraux. Elle est à l'origine de la création de nombreuses startups issues des universités, d'accords de licences, et d'une source de revenus importante pour certaines universités américaines.
Du coup, cette décision en faveur du groupe Roche provoque des remous dans les communautés universitaires. Les détracteurs de cette décision soulignent que la valorisation qui découle des millions invertis par le gouvernement fédéral dans la recherche peut être mise à mal. D'autres y voient au contraire des répercussions bénéfiques. Ils soutiennent que l'activité de transfert de technologie et de commercialisation est déjà brisée et que cette décision soutient les chercheurs-inventeurs dont il ne faudrait surtout pas réduire à néant la motivation et les idées, sources d'innovation. ...
A plus long terme, est-ce que cette décision influera sur les collaborations avec l'industrie ? Est-ce que cela changera la façon de travailler aux seins des universités ? Ces questions restent en suspens. Une seule chose est sûre, les universités devront, dès à présent, être plus prudentes concernant les accords de recherche externes signés par leurs chercheurs. Tout un changement en perspective, surtout quand on connaît le degré d'indépendance des chercheurs universitaires aux Etats-Unis !
Publié le 17/06/2011 dans http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/67045.htm
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